Ny runde om JALLAXXXXXX i Oslo tingrett. Derfor røk det sist.

Publisert av: Grethe Tidemann & Fredny Bade. 2019/04/03
The Coca-Cola Company (heretter TCCC) er i tvist med en lokal brusprodusent i Oslo, O. Mathisen AS (heretter OM), om bruk av varemerket JALLASPRITE og JALLAXXXXXX. Mandag braker partene sammen i Oslo tingrett for avgjørelse av om OM har rett til å bruke varemerkene og om selskapet må betale erstatning til TCCC hvis selskapet ikke kan det.

TCCC fikk nylig medhold av Borgarting lagmannsrett i at OM ikke kan bruke varemerkene.
Selv om kjennelsen fra Borgarting er avgrenset til kravet om midlertidig forbud, og ikke en endelig dom i denne tvisten, inneholder lagmannsrettens kjennelse noen interessante og prinsipielle uttalelser:

Lagmannsretten fastslo følgende;
  • Bruk av JALLASPRITE på en sitronbrus utgjør inngrep i Coca-Colas rettigheter til varemerket SPRITE. Lagmannsrettens konklusjon er her i samsvar med tingrettens vurdering. Konklusjonen er etter vår vurdering riktig, sett i lys av den sterke innarbeidelse Coca-Cola må antas å ha for varemerket SPRITE;
  • Den lille leverandørens bruk av alternativet JALLAXXXXXX er isolert sett ikke et tilsvarende varemerkerettslig inngrep. Ikke desto mindre ble dette ansett i strid med god forretningsskikk, som således rammes av markedsføringsloven § 25. Årsaken var at bruken av JALLAXXXXXX ble vurdert i en kontekst med at (i) JALLAXXXXXX var valgt som følge av tvisten (de seks Xene symboliserer hver bokstav i SPRITE), (ii) det ble skapt et inntrykk av at den lokale leverandøren var sensurert av Coca-Cola, og at dette i realiteten var en David-Goliat kamp, samt (iii) at den lokale leverandøren hadde forsterket assosiasjonen gjennom bruk av media»
  • Det prinsipielle med dette ligger ikke at lagmannsretten baserer sin vurdering på det etablerte prinsipp om at man skal være varsom med å anvende markedsføringslovens generalklausul på forhold som er ment dekket av spesiallovgivningen (les: Varemerkeloven). Det interessante er grensedragningen som lagmannsretten her foretar ved at de trekker frem de ovennevnte forhold som omstendigheter som nettopp ikke omfattes i en vurdering etter varemerkeloven, men hvor generalklausulen om god forretningsskikk må komme til anvendelse. Lagmannsretten vurderte også bruken av media opp mot ytringsfriheten i Grunnlovens § 100 og EMK Artikkel 10, og fastslår følgende:

«Lagmannsretten finner det videre klart at OMs [O. Mathisen AS] systematiske bruk av media for å skaffe seg og sitt produkt publisitet – i lys av konflikten og dens opprinnelse med den urettmessige bruken av merket JALLASPRITE – ikke har et vern opp mot Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Det vil i så fall, i et tilfelle som det nærværende, gjøre vernet etter markedsføringsloven § 25 illusorisk. "

Lagmannsretten konkluderte etter dette med at det ble nedlagt et midlertidig forbud mot bruk av JALLAXXXXXX. Bakgrunnen for at det ikke ble nedlagt tilsvarende forbud mot bruk av JALLASPRITE, til tross for at lagmannsretten hadde konkludert med at dette representerte et inngrep, var manglende sikringsgrunn.
Så gjenstår å se hva som blir fortsettelsen på denne saken. Vi følger med!

Hvis du ikke vil lese den 18 siders kjennelsen, så kan du lese vår oppsummering av den nedenfor.

Varemerket «JALLASPRITE», et mineralvann med sitronsmak, ble i februar 2018 lansert av O. Mathisen AS (heretter OM). Selskapet ble like etter kontaktet av TCCC som mente varemerket innebar et inngrep i deres varemerke «SPRITE». TCCC ba Patentstyret om å foreta en forundersøkelse av varemerket «JALLASPRITE», hvoretter Patentstyret mente det var risiko for at «JALLASPRITE» kunne forveksles med «SPRITE». TCCC varslet om at de ville gå til rettslige skritt med mindre OM utfaset produktet i løpet av 3 måneder. OM fastholdt sitt syn om at bruken ikke var i strid med varemerkeloven, og fremholdt at de uansett ville trenge mer enn 3 måneders utfasing da de nettopp hadde bestilt nye flasker med navnet «JALLASPRITE». TCCC sendte søksmålsvarsel i september 2018, og like etter kom saken ut i media - i nettavisen «Vårt Oslo» med følgende overskrift: «The Coca-Cola Company truer med å saksøke Tøyen-Cola og Jallasprite».

I e-post til OM 28. september gjorde TCCC det klart i at de heller ikke ville akseptere endring til «JALLAXXXXXX», eller andre alternativer der ordet «SPRITE» fremsto som sensurert. Dagen etter sto det å lese i «Vårt Oslo» at OM ville endre navnet til «JALLAXXXXXX» eller «JALLASITRON». 3. oktober informerte OM om at de vil bruke navnet «JALLAJALLAXXXXXX», og samme dag kom det en ny artikkel i «Vårt Oslo» der daglig leder i OM uttalte at forslaget ikke ble godt mottatt av Coca-Colas advokater, og at det fortsatt var uklart hva de ender opp med. Daglig leder uttalte videre at de seks X-ene skulle erstatte hver bokstav i ordet «SPRITE». Ny artikkel i Vårt Oslo 7. oktober hadde overskriften «Jallasprite vil skifte navn til JALLAXXXXXX – Navnet er en krenkelse og vil ikke bli akseptert, sier Coca-Cola». I artikkelen fremgår det at navnet ble valgt på grunn av estetikk og tidspress.  

TCCC begjærte midlertidig forføyning 9. oktober. Noen dager senere hadde nettavisen en ny artikkel om saken med overskriften «Verdens største brusprodusent Coca-Cola, tar bittelille JallaXXXXXX fra Grønland i Oslo, til retten»

Oslo tingrett avsa kjennelse i saken 11. november 2018, der OM ved midlertidig forføyning fikk forbud mot å selge, distribuere eller markedsføre brus under navnet «JALLAXXXXXX». Begjæringen for øvrig, som gjaldt krav om midlertidig forbud mot salg, distribusjon og/eller markedsføring av brus under navnet «JALLASPRITE» ble ikke tatt til følge, da det ifølge tingretten ikke forelå sikringsgrunn. Kjennelsen ble anket av OM, og TCCC innga avledet anke.

I kjennelse av 11. mars 2019 forkaster Borgarting lagmannsrett både anken og motanken.

Innledningsvis bemerker lagmannsretten at det som utgangspunkt ikke er noen likhet mellom varemerke «SPRITE» og «JALLAJALLAXXXXXX», og dermed heller ingen forvekslingsfare i henhold til markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Vurderingstemaet vil i denne saken være om den forutgående bruken av «JALLASPRITE», inn mot den etterfølgende bruken av «JALLAJALLAXXXXXX», er i strid med markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom – hensyntatt sakens historikk og uttalelser fra OMs styreformann.

Lagmannsretten finner det i likhet med tingretten, sannsynliggjort at bruken av navnet «JALLAJALLASPRITE» som navn på selskapets brus, er i strid med varemerkeloven § 4 annet ledd. Retten viser til tingrettens begrunnelse hvor det heter:
«SPRITE er et sterkt varemerke som er velkjent i markedet. SPRITE fremstår som det dominerende trekk i JALLASPRITE, og det kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom disse. Det vises også til Patentstyrets svar på bestilling av forundersøkelse av varemerket JALLASPRITE. Her uttaler Patentstyret at det er fare for forveksling med det allerede registrerte varemerke SPRITE. OM´s tilbud om å bøte på forvekslingsrisikoen ved å opplyse kundene om dette ved plakater o.l. vil til en viss grad avhjelpe dette. Retten mener uansett at handlingen rammes av bestemmelsens annet ledd. SPRITE er velkjent, og JALLAJALLASPRITE ligner det velkjente varemerket. Det brukes for samme varekategori, og fremgangsmåten OM har benyttet fremstår som urimelig utnyttelse av merkets særpreg og anseelse.»

Lagmannsretten er uenig i OMs anførsel om at det ikke er rom for å anvende markedsføringsloven § 25 når momentene som anføres av TCCC inngår i vurderingen av om det foreligger brudd på markedsføringsloven § 30 og varemerkeloven § 4 annet ledd. Retten mener markedsføringsretten må kunne anvendes som et supplement til varemerkeretten, jf Rt 1994/1584, RT 1995/1908 og Rt 1998/1315, men er enig i at generalklausulen i markedsføringsloven § 25 må anvendes med en viss forsiktighet opp mot spesialbestemmelsene i loven, og viser i denne forbindelse til følgende uttalelse i Rt 1995/1908:

«Selv om «generalklausulen» i markedsføringsloven § 1 supplerer lovens spesialbestemmelser, må det etter min mening vises forsiktighet med å anvende den på forhold av lignende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt.»

Markedsføringsloven § 25 som generalklausul, har etter rettens mening en dimensjon ved seg som kan knesette vern som går utover vernet i spesialbestemmelsen, og da selv om en ved vurderingen dels vil hensynta det vern som fremgår av spesialbestemmelsen. Retten viser til Rt 1998/1315 der det heter:
«Markedsføringsloven § 1 første ledd forbyr i næringsvirksomhet å foreta handling som strider mot «god forretningsskikk næringsdrivende imellom». Denne generalklausulen supplerer spesialbestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover av konkurranserettslig betydning. Generalklausulen kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse.
Dette reiser spørsmålet om når generalklausulen kan anvendes i slike tilfeller. Etter min vurdering må dette avgjøres konkret. Vurderingstemaet vil primært være om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen. I denne sammenheng er det et sentralt moment i hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses uttømmende å regulere den aktuelle situasjonen, jf Innstilling fra Konkurranselovkomiteen, avgitt 1966 side 23-24. Dette illustreres for øvrig av Rt 1994/1584.»

Retten viser til det som innledningsvis er sagt om at de seks X-ene i «JALLAJALLAXXXXXX» ikke i seg selv skaper noen assosiasjoner til varemerke «SPRITE», og at OM derfor fritt kunne brukt navnet hvis selskapet ikke hadde vært i konflikt med TCCC. Det avgjørende vil imidlertid være hvorvidt bruken må ses i sammenheng med konflikten, og om bruken i denne konteksten vil være i strid med markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk.

Ifølge retten kan OM kritiseres for at bruken ikke opphørte tidligere. Retten peker på at OM fortsatte å bruke varemerke «JALLASPRITE», til tross for at TCCCC protesterte umiddelbart, og Patentstyret like etter mente det var risiko for at varemerket kunne forveksles med «SPRITE».
Videre legger retten til grunn at OM hadde mange alternative navn som kunne erstatte «JALLASPRITE», og likevel beholde det OM betegner som «JALLAJALLA»-elementet. Retten fremholder at det ikke er lagt frem noen begrunnelse for hvorfor andre alternativ ikke ble ansett tilfredsstillende.

Lagmannsretten forstår begrunnelsen for navnevalget å være at «JALLAXXXXXX ser bedre ut» og «klinger godt», og viser til e-post fra daglig leder i OM til TCCC der dette fremkommer. Videre viser retten til medieoppslag der det kommer frem at de seks X-ene skal erstatte hver bokstav i ordet «SPRITE», og at navnet ble valgt fordi det estetisk sett var det beste og på grunn av tidspress. Lagmannsretten mener OM i lang tid må ha vært klar over at det kunne bli aktuelt å skifte navn, og legger derfor ingen vekt på argumentet om tidspress. I mangel på forklaring på hvorfor navnet «klinger» bedre eller «estetisk sett» er bedre enn de øvrige alternativene, legger retten til grunn at de seks X-ene ble valgt for å «erstatte hver bokstav i ordet Sprite», jf artikkel i nettavisen TV2.no.

Retten finner det bevist at kombinasjonen av de seks X-ene, den eksplisitte begrunnelsen for navnevalget gitt i nettavisen TV2.no og den øvrige medieomtalen, skapte en klar assosiasjon mellom «JALLAXXXXXX» og «JALLASPRITE», og også mellom «JALLAXXXXXX» og TCCCs varemerke «SPRITE». Denne assosiasjonen var etter rettens vurdering også et klart tilsiktet mål fra OMs side. At de to varemerkene visuelt, fonetisk og meningsbærende er helt forskjellige, er etter rettens mening ikke til hinder for en slik assosiasjon. Retten mener at ikke bare ble det skapt en assosiasjon mellom varemerkene, men det ble også etablert en assosiasjon mellom «JALLAXXXXXX» og TCCC som selskap.

Ved vurderingen av om markedsføringsloven § 25 er overtrådt, mener retten det er relevant å se på hvordan medieomtalen kom i stand, herunder i hvilken grad OM selv medvirket til omtalen. OM holder til i samme lokaler som nettavisen som først publiserte saken, og retten finner det derfor sannsynliggjort at det var selskapet som gjorde konflikten til en nyhetssak. Den finner det videre sannsynlig at OM var klar over at dersom saken først ble kjent i nettavisen, var det nærliggende at den ville bli fulgt opp av andre, herunder riksdekkende medier. På bakgrunn av dette hevder retten at selskapet må anses ansvarlig for at konflikten ble en mediesak. Etter rettens syn har OM systematisk brukt media for å skape publisitet rundt konflikten, og samtidig oppnådd en urettmessig markedsføring av produktet, på bekostning av det velkjente varemerke «SPRITE». Retten slår fast at en slik bruk av media – i lys av konflikten og dens opprinnelse med urettmessig bruk av merket JALLASPRITE - ikke har vern opp mot Grunnloven § 100 om ytringsfrihet og EMK artikkel 10. Vernet etter markedsføringsloven § 25 ville i så fall blitt illusorisk.

Om de assosiasjoner som ble skapt gjennom bruken av «JALLAXXXXXX» og medieomtalen, uttaler lagmannsretten:

«Sett i sammenheng med Holleruds uttalelse om at de seks X-ene skulle erstatte hver sin bokstav i SPRITE, innebærer bruken av JALLAXXXXX at det – på samme måte som ved bruken av JALLAJALLASPRITE – skapes en assosiasjon til TCCCs varemerke SPRITE. OM utnytter derved den goodwill som er knyttet til TCCCs varemerke. Samtidig skaper de seks X-ene inntrykk av at det lille selskapet OM blir utsatt for sensur og at det er det store selskapet TCCCs som står bak sensuren. Bildet av en flaske JALLAJALLASPRITE med en lapp med påskriften «SAKSØKT» bidrar for øvrig også til å skape et slikt inntrykk. Sensurassosiasjonen skaper dels sympati – og derved goodwill – for OM som blir sensurert, og dels et negativt bilde – og derved badwill – for TCCC som er ansvarlig for sensuren.»

Ifølge lagmannsretten er kjernen i denne saken at det foretas en klar krenkelse av varemerket «SPRITE», ved at det først lages et varemerke betegnet «JALLASPRITE». Når så den høyst påregnelige konflikten med TCCC er et faktum, anvendes konflikten gjennom aktiv bruk av media og videre bruk av «JALLAJALLAXXXXXX», til å oppnå urettmessig markedsføring på bekostning av varemerket SPRITE og TCCC. Dette i strid med god forretningsskikk, jf markedsføringsloven § 25.

Lagmannsretten går etter dette over til å drøfte om det foreligger grunnlag for midlertidig forføyning, der vurderingstema er om fortsatt bruk av «JALLAXXXXXX» vil medføre «vesentlig skade eller ulempe». Sentrale momenter vil ifølge rettspraksis være hvor viktig det omtvistede forhold er for saksøkeren, hvor stort behov saksøkeren har for midlertidig forføyning, hvor inngripende en midlertidig forføyning vil være og saksøktes atferd mv, jf blant annet Rt 2002/108 og Rt 2000/1512.

Under tvil kommer retten til at det er nødvendig med midlertidig forføyning for å unngå vesentlig skade eller ulempe, og slutter seg til tingrettens begrunnelse. Retten er i tvil fordi skadepotensialet er begrenset ettersom OM er en liten aktør i markedet. Men selv små aktører kan på sikt påføre ubotelig skade på et varemerke, både i form av tapt anseelse og ikke minst en påbegynt degenereringsprosess, noe som retten mener er tilfellet her, særlig grunnet medieoppmerksomheten rundt saken. Retten kan ikke se at den skade eller ulempe OM blir påført ved forføyningen, står i åpenbart misforhold til TCCCs interesse i forføyningen jf tvisteloven § 34 annet ledd, og viser til at OM har tatt en bevisst og kalkulert risiko ved å utnytte varemerket «SPRITE» som del av sitt produkt. Ulempen OM får ved å måtte stanse distribusjon og salg av flasker merket «JALLAJALLAXXXXXX» og sette på nye etiketter, anser ikke retten som betydelig.

Når det gjelder den avledede anken om det foreligger sikringsgrunn for «JALLAJALLASPRITE», der merket er og ikke er dekket av annen etikett, slutter lagmannsretten seg til tingrettens kjennelse om at det ikke foreligger sikringsgrunn verken etter tvisteloven § 34-1 bokstav a eller b. Det vises til at OM har stanset salget av JALLAJALLASPRITE, har hentet inn de alt vesentligste flaskene i omsetning, og har kommunisert salgsstans for flasker som fortsatt befinner seg i butikker.

Del på LinkedIn

Relevante bransjer & fagområder